31 januari 2025

Weigering tot inschrijving van het te kwader trouw gedeponeerde merkteken “Pierre Cadault”

De Netflix-serie Emily in Paris waarin Lilly Collins als de Amerikaanse Emily Cooper naar Parijs verhuist om haar carrièredromen waar te maken, heeft sinds haar debuut de harten van miljoenen kijkers veroverd. Deze kleurrijke show introduceert ook het fictieve personage ‘Pierre Cadault’, een Franse modeontwerper die symbool staat voor verfijnde haute couture en Franse elegantie. Dankzij het wereldwijde succes van de serie ontpopte het personage zich tot een waar icoon.

In 2023 besloot een derde de identieke naam ‘Pierre Cadault’ als Uniemerk te deponeren. Viacom International, het moederbedrijf achter Emily in Paris, was ervan overtuigd dat deze partijen probeerden te profiteren van het succes van de geliefde serie en stelden oppositie in tegen het merkdepot.  

Absolute gronden voor ongeldigheid van een merk – artikel 59, lid 1, onder b) UMVo

Algemene Principes  

Artikel 59(1)(b) UMVo bepaalt dat een Uniemerk nietig kan worden verklaard als de merkaanvraag te kwader trouw is ingediend.

‘Kwade trouw’ is een open begrip en vatbaar voor uiteenlopende interpretaties. Het is een subjectieve toestand die gebaseerd is op de intenties van de aanvrager en gedrag dat niet strookt met ethische normen of eerlijke marktpraktijken. De bewijslast rust op de partij die de nietigverklaring eist. Goede trouw wordt verondersteld tot het tegendeel bewezen is.

Relevante feiten en beoordeling van kwade trouw 

Het rechtmatig gebruik van een teken op de markt, zonder dat het formeel geregistreerd werd als merk, kan een bepaalde mate van wettelijke bescherming bieden. Wanneer vervolgens een concurrent datzelfde teken als merk registreert, met de bedoeling om oneerlijk voordeel te bekomen of verwarring te zaaien, kan dit wijzen op kwade trouw.

Enkele factoren waar het Hof van Justitie in eerdere zaken rekening mee hield zijn de volgende:  

• De aanvrager wist of had moeten weten dat een identiek teken al in gebruik was voor vergelijkbare producten, wat verwarring kan veroorzaken;
• De aanvrager had de intentie anderen te beletten een dergelijk teken te kunnen blijven gebruiken;
• De aanvrager streefde geen legitiem doel na.

Ondanks het feit dat het niet om een hoofdpersonage gaat, slaagde Viacom International erin EUIPO te overtuigen dat de aanvrager van het merk ‘Pierre Cadault’ op de hoogte moest zijn geweest van het personage, wegens het wereldwijde succes van de serie Emily in Paris.

Daarnaast gaat de serie over mode en richt die zich vooral op een jong publiek. De waren waarop het bestreden merkdepot betrekking had, vallen onder de klassen 3 (o.a. cosmetica en parfumerieën), 9 (in het bijzonder zonnebrillen), 14 (juwelen, hoofddeksels) en worden ook courant in merchandising gebruikt.  

Gelet op het feit dat zowel het litigieuze merkdepot als de serie dezelfde doelgroep beogen, kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat men ten tijde van de indiening van het merk op de hoogte moet zijn geweest van het gebruik van het identieke teken en het verwarringsgevaar.

Ten slotte was er geen enkele aanwijzing dat de aanvragers een legitiem doel nastreefden. Gezien de overlap in doelgroep, de bekendheid van de serie en het commerciële karakter van de merkaanvraag, werd vastgesteld dat het depot van het Uniemerk bedoeld was om te profiteren van de populariteit van Emily in Paris en om de merchandisingactiviteiten van Viacom International te belemmeren.

Conclusie

EUIPO concludeerde dan ook dat het merk ‘Pierre Cadault’ nietig moest worden verklaard voor alle betrokken klassen.

Dit besluit benadrukt nogmaals dat makers van creatieve content hun intellectuele eigendom effectief kunnen beschermen tegen misbruik en oneerlijke marktpraktijken. In een tijd waarin fictieve concepten en creatieve werken wereldwijd enorme waarde vertegenwoordigen, is strategische juridische ondersteuning onmisbaar.

--------------------

grIP is gespecialiseerd in diverse aspecten van intellectueel eigendom en staat creatievelingen en bedrijven bij om hun rechten te waarborgen. Of het nu gaat om het beschermen van merken, auteursrechten of het oplossen van complexe geschillen, ons team biedt u deskundig en strategisch advies. Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen uw creatieve inspanningen te beschermen en succesvol te exploiteren.